Кейс. Как снять препятствия для регистрации товарного знака через суд

Компания готовилась вывести на рынок новый бренд для продажи автомобилей, автокомпонентов, диагностического оборудования и сопутствующих товаров. Однако зарегистрировать обозначение не удалось — ведомство по интеллектуальной собственности отказало в регистрации, установив сходство до степени смешения с уже существующими знаками обслуживания и товарными знаками, принадлежащими другим лицам.

На первый взгляд логичным решением могло стать оспаривание отказа в регистрации.Однако после анализа ситуации мы предложили клиенту более эффективную стратегию — не бороться с последствиями отказа, а устранить его причину.

Юристы Kelin проанализировали ситуацию и установили, что правообладатели спорных обозначений фактически их не используют. Это позволило обратиться в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о досрочном прекращении правовой охраны.

Перед подачей исков был соблюден обязательный досудебный порядок: правообладателям предложили добровольно отказаться от прав или передать их по договору. Ответа получено не было, после чего споры были переданы в суд.

Как удалось доказать заинтересованность в использовании обозначения

Первый спор касался досрочного прекращения правовой охраны знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса МКТУ (реклама, управление и организация бизнеса, продвижение товаров и услуг).

Для удовлетворения таких требований недостаточно лишь сослаться на то, что знак не используется. Необходимо доказать суду, что клиент действительно заинтересован в использовании собственного обозначения, а существующая регистрация препятствует этому.

Чтобы подтвердить позицию клиента, мы представили суду доказательства того, что:

• услуги, которые оказывает клиент, являются однородными услугам, для которых зарегистрирован спорный знак;

• клиент заранее начал подготовку к использованию собственного обозначения, однако столкнулся с препятствием в виде действующей регистрации;

• спорное обозначение и обозначение клиента обладают высокой степенью сходства, что исключает возможность их одновременного использования в отношении однородных услуг;

• клиент уже разработал фирменный стиль, логотип, визуальную концепцию бренда и подготовил материалы для его использования. В качестве доказательств были представлены материалы официального сайта, брендбук и другие элементы фирменной идентификации.

  
  

Представленный комплекс доказательств подтвердил заинтересованность клиента в использовании обозначения.

Ответчик, в свою очередь, не представил доказательств использования спорного знака обслуживания либо обстоятельств, объективно препятствовавших его использованию.

Суд согласился с нашей позицией и полностью удовлетворил заявленные требования, досрочно прекратив правовую охрану знака обслуживания.

Как мы добились прекращения правовой охраны товарного знака

Во втором судебном процессе предметом спора стал товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров 9-го класса МКТУ (программное обеспечение, компьютерные программы, электронные устройства, приборы и оборудование).

Наша задача заключалась в том, чтобы подтвердить не только отсутствие использования спорного товарного знака, но заинтересованность клиента в регистрации собственного обозначения.

Для этого мы представили суду доказательства, подтверждающие:

• многолетний опыт клиента в сфере разработки и внедрения современных решений для обслуживания автомобилей;

• наличие зарегистрированных видов деятельности, соответствующих заявленным товарам;

• подачу заявки на регистрацию собственного обозначения;

• сходство заявленного обозначения и спорного товарного знака до степени смешения;

• подготовку к использованию нового бренда, подтвержденную материалами официального сайта.

  
  

Ответчик не представил доказательств фактического использования товарного знака. 

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

Результат

Вместо длительного оспаривания отказа в регистрации нам удалось устранить само препятствие, мешавшее клиенту зарегистрировать собственное обозначение.

Оба судебных процесса завершились в пользу клиента. Суд досрочно прекратил правовую охрану неиспользуемых средств индивидуализации, что открыло возможность для дальнейшей регистрации обозначения и его законного использования в предпринимательской деятельности.

Этот кейс показывает, что если отказ в регистрации связан с ранее зарегистрированными, но фактически неиспользуемыми товарными знаками, наиболее эффективной стратегией может стать не обжалование отказа, а обращение в суд с требованием о досрочном прекращении их правовой охраны.